So schützen Sie Firmenname und Marke

Eine Domainregistrierung alleine reicht nicht aus, um den Unternehmensnamen als Markegeschäftliche Bezeichnung im Sinne des Markenrechts zu schützen, das zeigt ein aktuelles Urteil. Rechtsanwalt Mathias Zimmer-Goertz erklärt im Gespräch mit heise resale, wie eine gute Markenstrategie aussehen sollte.

Wer seinen Firmen- bzw. Markennamen schützen will, der denkt heutzutage in der Regel auch daran, sich diesen im Internet schützen zu lassen. Tatsächlich kann der Schutz eines Unternehmensnamens im Sinne von § 5 Markengesetz durch die Benutzung einer gleichlautenden Internetdomain erlangt werden. Aber Vorsicht: die bloße Domainregistrierung ohne tatsächliche Benutzung der Site reicht nicht aus, um ein Recht an einer geschäftlichen Bezeichnung zu erwerben. Darauf weist der Düsseldorfer Rechtsanwalt Mathias Zimmer-Goertz unter Berufung auf ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (Urteil 05.08.2010, Az. 6 U 89/09 ), hin.

In dem Fall stritten sich die Parteien um einen Unternehmensnamen und es ging um die Frage, wann genau der Kennzeichenschutz an einer Geschäftsbezeichnung nach § 5 MarkenG entsteht. Die Beklagte vertrat die Ansicht, ihr stünde der entsprechende Kennzeichenschutz zu, weil sie die entsprechende Internetdomain registriert hatte, bevor die Klägerin die gleichlautende Geschäftsbezeichnung ins Handelsregister eintragen ließ. Das sahen die Richter jedoch anders. Sie schlossen nicht aus, dass die Registrierung einer Domain den ersten Schritt zum Erwerb eines entsprechenden Kennzeichenschutz darstellt, zog aber bei der Frage, wann im Zusammenhang mit einem Domainnamen ein Kennzeichenrecht aus § 5 MarkenG entsteht, klare Grenzen: "Es ist zwar anerkannt, dass grundsätzlich durch die Benutzung eines Domain-Namens ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen erworben werden kann, die bloße Registrierung der Domain alleine genügt hierfür in der Regel jedoch noch nicht."

Denn im Unterschied zu einer Eintragung ins Handelsregister erschließen sich nach Ansicht der Richter aus der alleinigen Registrierung der Domain noch keine Angaben zu einer möglicherweise bevorstehenden unternehmerischen Tätigkeit und ihrem Gegenstand. Somit könne der Beginn einer schutzrechtsbegründenden Benutzung einer mit dem Domain-Namen übereinstimmenden Geschäftsbezeichnung noch nicht in der bloßen Registrierung der Domain gesehen werden.

Mathias Zimmer-Goertz ist Rechtsanwalt und als Partner im Düsseldorfer Büro der Kanzlei BEITEN BURKHARDT im Bereich IT/IP tätig. Seine Schwerpunkte sind hier insbesondere die Bereiche Marken- und Urheberrecht sowie Wettbewerbsrecht und Datenschutz. Mathias Zimmer-Goertz ist außerdem Mitglied der Deutschen Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft e. V. (DASV ). Kontakt und weitere Informationen: www.beitenburkhardt.com

Vor diesem Hintergrund empfiehlt Rechtsanwalt Zimmer-Goertz gerade im Zusammenhang mit der Neugründung eines Unternehmens den Entwurf einer individuellen Marken- und Namensstrategie, um nicht nur spätere Auseinandersetzungen mit anderen Rechteinhabern zu vermeiden sondern auch den Unternehmensnamen und sonstige für das Unternehmen wichtige Bezeichnungen möglichst optimal zu schützen. Hierbei sei auch der Zeitfaktor nicht zu unterschätzen, wie Rechtsanwalt Mathias Zimmer-Goertz aufzeigt: "Bei Marken und geschäftlichen Bezeichnungen gilt der Grundsatz "wer zuerst kommt mahlt zuerst". Ältere Marken oder andere geschützte Kennzeichen haben also in der Regel Vorrang vor jüngeren Rechten. Aus diesem Grunde sollte eine Markenstrategie möglichst frühzeitig erstellt und umgesetzt werden, um die Gefahr zu verringern, dass ein Dritter, die gewünschte Bezeichnung für sich schützen lässt."

Dabei sind laut dem Experten in der Regel folgende Schritte zu empfehlen:

1. Festlegung der gewünschten Bezeichnungen

Unternehmensnamen und Marken, unter denen Produkte und Dienstleistungen angeboten werden sollen.

2. Bestimmung des notwendigen Schutzumfangs

Welche Waren und Dienstleistungen sollen unter den im 1. Schritt bestimmten Bezeichnungen angeboten werden? In welchen Ländern ?

Welche Waren und Dienstleistungen könnten mittelfristig hinzu kommen?

3. Markenrecherche

Prüfung, ob bereits bestehende Marken und andere Rechte Dritter einer Benutzung entgegenstehen. Hierbei sollten laut Mathias Zimmer-Goertz auch bei einer auf Deutschland beschränkten Geschäftstätigkeit auch EU-Marken sowie internationale Marken (WIPO-Marken ) geprüft werden, da auch dies Wirkung für Deutschland haben könnte. "Achtung: Bei Unternehmensnamen reicht die IHK-Auskunft in fast allen Fällen nicht aus, um das Risiko des Bestehens von Rechten Dritter ausreichend einzuschränken", so ein weiterer wichtiger Hinweis des Juristen.

4. Anderweitige Benutzungseinschränkungen

Recherche, ob sonstige Umstände die Nutzung der gewünschten Bezeichnungen einschränkt, z.B. bereits vergebene Domains, Twitter -Benutzernamen, //www.facebook.com:Facebook -Accounts etc.

5. Anmeldung der Bezeichnung (einschließlich Unternehmensname) als Marke

6. Überwachung der Schutzrechte

Regelmäßige Prüfung, ob neuere Markenanmeldungen oder Eintragungen mit eigenen Marken oder geschäftliche Beziehungen kollidieren.

7. Verteidigung von Markenrechten gegenüber Verletzungen durch Dritte

8. Regelmäßige Prüfung, ob die aktuelle Geschäftstätigkeit noch vollständig vom Umfang des Markenschutzes umfasst ist.

Auch wenn eine Domain-Registrierung allein nicht genügt um ein Recht an einem Unternehmensnamen zu begründen, so kann eine Internet-Domain unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne entsprechende Markenanmeldung geschützt sein, wie beispielsweise in folgenden Fällen:

1. Domain fungiert als Werktitel, wenn die Internetseite, die über die Domain aufrufbar ist als "Werk" im Sinne des Markengesetzes angesehen werden kann. "In diesem Fall ist die Domain ähnlich wie eine eingetragene Marke geschützt, jedoch ohne dass es einer Registrierung bedarf", erklärt Rechtsanwalt Mathias Zimmer-Goertz.

2. Geschäftliche Bezeichnung als Domain, sofern und solange diese Bezeichnung tatsächlich genutzt wird. Ebenfalls entsprechend einer eingetragenen Marke geschützt ist eine geschäftliche Beziehung, d.h. der Unternehmensname. "Auch hierbei ist für den Schutz keine Eintragung erforderlich, jedoch muss die geschäftliche Bezeichnung auch tatsächlich genutzt werden. Insofern ist es anerkannt, dass durch die Benutzung eines entsprechenden Domainnamens, ein Recht an einem Unternehmenskennzeichen erworben werden kann. Hierzu muss die Domain aber für eine Website genutzt werden, die einen Bezug zu dem Unternehmen und dessen Geschäftstätigkeit aufweist", so der Experte.

In den meisten Fällen sei es außerdem sinnvoll, den als Domainnamen genutzten Begriff als Marke eintragen zu lassen, wie Mathias Zimmer-Goertz erklärt: "Grund hierfür ist zunächst der Umstand, dass es bei rechtlichen Auseinandersetzungen aufgrund des markenrechtlichen Prioritätsgrundsatzes in vielen Fällen darauf ankommt, wer das ältere Recht hat. Im Falle einer Marke ist die Entstehung des Rechts aufgrund der Markenanmeldung leicht nachweisbar. Bei Werktiteln und geschäftlichen Bezeichnungen, die mit deren Benutzung entstehen, kann der Nachweis des genauen Zeitpunktes oftmals schwierig sein. Außerdem hat eine Marke den Vorteil, dass der Markenschutz auch dann besteht, wenn diese Marke eine längere Zeit nicht genutzt wird - zumindest wenn 5 Jahre nicht überschritten werden."

Nicht ganz einfach ist auch der umgekehrte Fall, also wenn der Unternehmer feststellt, dass ein anderer "seine" Marke als Internet-Domain nutzt und er diese herausverlangen möchte, zurück haben will. Hier muss man sich darauf einstellen, dass es in vielen Fällen keine schnelle Lösung geben wird. "Angesichts der Tatsache, dass einerseits Domainnamen - wie oben gezeigt - auch ohne Markenanmeldung als Werktitel oder geschäftliche Bezeichnungen rechtlich geschützt sein können und andererseits es darauf ankommt, wer sich auf das ältere Recht berufen kann, muss die Rechtesituation im individuellen Einzelfall geprüft werden", erklärt Mathias Zimmer-Goertz. "Ergibt diese Prüfung, dass der Markeninhaber im Verhältnis zum Domaininhaber über die prioritätsälteren Rechte verfügt, so kommen rechtliche Schritte gegen den Domaininhaber in Betracht." Aus praktischer Sicht wichtig sei in einem solchen Fall, dass der Markeninhaber als ersten Schritt bei der Registrierungsstelle für .de-Domains DENIC einen sogenannten Dispute-Antrag stellt. Dieser habe zur Folge, dass der Domaininhaber die Domain zwar weiternutzen kann, bis zur Klärung der Streitfrage die Domain jedoch eine Übertragung der Domain an einen Dritten nicht möglich ist. Sollte der Domaininhaber die Domain freigeben, während ein Dispute-Antrag besteht, so würde der Markeninhaber, der diesen Antrag gestellt hat, automatisch neuer Domaininhaber", so Mathias Zimmer-Goertz.

Im zweiten Schritt sollte eine sogenannte Berechtigungsanfrage an den Domaininhaber geschickt werden, in der dieser aufgefordert wird, sein Recht zur Benutzung der Domain nachzuweisen. Gelingt dies dem Domaininhaber nicht, so können Ansprüche auf Freigabe bzw. Übertragung der Domain außergerichtlich bzw. gerichtlich geltend gemacht werden.

Wer bei seiner Namens- und Markenstrategie auf Nummer sicher gehen will, sollte aber vor allem eine Regel beachten: Nämlich die, frühzeitig einen juristischen Experten als Berater hinzuzuziehen. (masi)